¿HA PERDIDO LOUBOUTIN SU DERECHO SOBRE LA CÉLEBRE SUELA ROJA?

El pasado 6 de febrero se hicieron públicas las segundas Conclusiones del Abogado General Maciej Szpunar, referentes al Asunto C-163/16, Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV, pendiente de resolución por el Tribunal de Justicia. Estos últimos días la mayoría de medios de nuestro país se han hecho eco de las opiniones del Sr. Szpunar, y hemos podido leer algunos artículos de prensa sorprendentes por inexactos. En la versión digital de “El País”, por ejemplo, señalaban tajantemente que “Louboutin pierde la exclusividad de las suelas rojas de sus zapatos”.

Ante la multitud de noticias publicadas, la firma Louboutin tuvo que publicar una nota de prensa desmintiendo la información sobre la pérdida de exclusividad sobre la singular suela roja: “While ordinarily Christian Louboutin does not comment directly on pending matters, we are making an exception in this instance to correct what appears to be misleading reports of the opinion of M. Szpunar, advocate general, which is seen to impact our trademark adversely. We disagree”, señalaba la compañía.

Christian Louboutin es notoriamente conocido por sus diseños de calzado con sus suelas revestidas en rojo, que se han convertido en la firma característica de sus zapatos. Para la defensa de la exclusividad de las singulares suelas rojas, El diseñador francés ya había mantenido pleitos anteriores por la presunta infracción de las singulares suelas rojas, por las que defendía su exclusividad por el derecho de marca —entre otros, Louboutin ganó en un litigio por infracción de marca en EEUU contra Yves Saint Laurent en el año 2012—.

En esta ocasión, el Tribunal de Justicia discute su protección marcaria con ocasión de un litigio en los Países Bajos contra Van Haren Schoenen, compañía neerlandesa que explota comercios de calzado en dicho país.

El Litigio

Louboutin solicitó a finales del 2009, Louboutin la marca Benelux nº 874.489, figurativa, concedida para productos de la clase 25, “zapatos de tacón alto (con excepción del calzado ortopédico)”:

En el registro de la marca se acompaña la siguiente reivindicación, traducida del francés: “la marca consiste en el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca sino que tiene como finalidad evidenciar la posición de la marca)”.

Con base en dicha marca, Louboutin demandó a Van Haren ante el Rechbank Den Haag por vender durante el año 2012 zapatos de tacón alto con la suela revestida de color rojo.

La demandada se opuso invocando la nulidad de la marca de acuerdo con el artículo 3.1e)iii) de la Directiva 2008/95/CE, que establece que:

“1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

(…)

  1. e) los signos constituidos exclusivamente por:

(…)

iii) la forma que dé un valor sustancial al producto.”

Van Haren alegó que debería declarase la nulidad de la marca de Louboutin, por cuanto el color rojo aplicado a la suela que se pretende proteger se corresponde a la forma del zapato y le da un valor sustancial como producto. El tribunal neerlandés planteó entonces una cuestión prejudicial referente a si el concepto de “forma” del artículo 3.1.e)ii) de la Directiva se limita únicamente a las características tridimensionales del producto, o si bien hace referencia a otras características tales como el color.

El color como parte indisociada de la forma del producto

Aunque el tribunal neerlandés consideró que la marca de Louboutin se confundía con un aspecto del zapato, tenía dudas sobre si el color rojo que se buscaba proteger sería parte de la “forma” del producto. Louboutin consideraba que la suela roja es una marca de posición, que no se corresponde con la forma y que se puede incorporar a los distintos modelos del producto. En este sentido, defendía que el propio color rojo delimitaba la forma, de tal modo que la forma de la suela roja es resultado de la delimitación espacial del color, y no parte de la forma del producto. Van Haren señaló en cambio que el color puede considerarse como parte integrante de la forma.

Según el Abogado General, lo relevante es clarificar si la protección del color como marca se solicita en sí misma, sin delimitación espacial, o si en cambio la protección se solicita para una situación precisa del color en relación con el resto de elementos del producto. En el caso, el Abogado señala que la protección del color rojo “no se solicita de manera abstracta, sino para la aplicación de ese color a una suela de zapato de tacón alto”, por lo que considera que el color protegido es parte indisociable de la suela, a su vez parte de la forma del producto, y que por lo tanto Louboutin solicita con su marca la protección para un color determinado en relación con dicha forma.

A criterio del Sr. Szpunar, si la marca constituyera un color por sí solo, con valor distintivo de acuerdo con su uso en relación con el producto correspondiente, no cabría la interpretación de la asociación con la forma ni por lo tanto la causa de nulidad prevista en el artículo 3.1e)iii) de la Directiva. Sin embargo, el Abogado sí entiende la aplicación del motivo de nulidad si el color cuya protección se solicita se integra en la forma del producto, porque en su opinión en dicho caso se estaría tratando de lograr la protección de una forma existente en un color determinado. De hecho, el Abogado afirma que la valoración del color como parte indisociable de la forma del producto se ajustaría a la impresión global de la marca en su conjunto.

El Abogado defiende que ésta causa de nulidad impide conceder al titular de la marca un monopolio sobre una solución técnica o una característica de uso del producto, lo que supondría una ventaja desleal para dicho titular en el mercado. En este sentido, el color rojo se puede traducir en “una característica utilitaria esencial de un producto determinado”, esto es, el calzado, cuya protección sería contraria al interés general de favorecer la libre competencia en el mercado.

Asimismo, que el artículo 4 de la nueva Directiva 2015/2436, modifique la redacción del ya citado artículo 3.1e)iii) de la Directiva anterior (en el sentido de declarar nulos “los signos constituidos exclusivamente por la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto”), resultaría irrelevante, por cuanto el añadido de “u otra característica” no contradice la inclusión del color como parte de la forma, todo lo más aclara el alcance del precepto.

Finalmente, aunque Louboutin defienda que el signo resulte en una “marca de posición” —reconocido en el Derecho comunitario marcario, en el artículo 3.3d) del Reglamento UE de Ejecución 2017/1431, que lo define como “marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto”—, en la calificación un signo como “marca de posición” no impide su nulidad, por cuanto dicha marca, sea o no de posición, esté constituida por la forma del producto y se pretenda la protección de un color para la misma.

El color como valor sustancial del producto

Aunque el Abogado General opina —sin perjuicio que será el tribunal neerlandés quien deberá calificar y valorar los hechos—que el color rojo de la suela resultaría en parte integrante de la forma del producto, el Sr. Szpunar discute si, en el sentido del artículo 3.1e)iii) de la Directiva y de su aplicación como causa de nulidad, la marca de Louboutin aporta o no un valor sustancial al producto.

Para el Abogado, el concepto de “forma que da un valor sustancial al producto” que se recoge en el precepto debe comprender las características de la forma que influyan de tal modo en el atractivo del producto de tal modo que su protección suponga falsear la competencia en el mercado. De acuerdo con esta interpretación, el “valor sustancial” o “atractivo” ha de responder al valor intrínseco de la forma, cuya protección se pretende evitar a efectos de no falsear dicha competencia, y no al valor del producto que resulte de la reputación de la marca o de su titular en el mercado.

Por lo tanto, la referencia al “valor sustancial” del artículo 3.1e)iii) se realiza con la finalidad de evitar la protección marcaria y un monopolio sobre unas características exteriores y funcionales del producto, que resultarían en el efecto adverso de garantizar una ventaja desleal en el mercado a favor del titular. Con este precepto se pretende por lo tanto evitar, por ejemplo, la protección de colores reflectantes en una chaqueta de seguridad o el uso del revestimiento rojo en la carcasa de un extintor, características funcionales e intrínsecas de los productos correspondientes. Sin embargo, el “valor sustancial” de la forma censurado no puede corresponder en opinión del Sr. Szpunar con la reputación de la marca o de su titular en el mercado, que son en fin resultado del esfuerzo y la competividad del empresario garantizados por el Derecho de marcas.

En realidad, el elemento del “valor sustancial” a efectos de la nulidad de la marca se deberá a la respuesta del mercado: en la medida en que esta marca correspondiente con la forma del producto tenga incidencia en su valor, según la apreciación del público, la marca estará a disposición de todos los competidores en el mercado. Pero si esta incidencia en el valor desaparece, porque el público deja de apreciar y buscar esta característica en el producto —por un cambio de preferencias, por ejemplo—, la marca estará sometida a la nulidad del artículo 3.1e)iii). Se trata por lo tanto de una interpretación evolutiva de la causa de nulidad, por cuanto el valor sustancial e intrínseco del producto dependerá de factores externos, tales como las preferencias del público consumidor.

¿Nulidad de la marca?

 El Abogado General concluye que la causa de nulidad prevista en el artículo 3.1e)iii) de la Directiva puede aplicarse para un signo constituido por la forma del producto y que solicita protección para un color determinado, y que por otro lado, el necesario “valor sustancial” de la forma se refiere exclusivamente al valor intrínseco de la forma, y no a la reputación de la marca o de su titular, que es en fin un propósito del derecho de marcas.

En su opinión, la marca de Louboutin se equipara a un signo constituido por la forma del producto y para el que se solicita la protección para un color, lo que podría resultar, a tenor de la Directiva, en su nulidad. Tanto esta equiparación como la apreciación del color rojo en el valor sustancial del producto son calificaciones que deberán ser valoradas por el tribunal neerlandés remitente.

Sin embargo, el criterio del Abogado General con respecto al “valor sustancial del producto” es que dicho resultado se refiere al valor intrínseco de la forma, y no al atractivo del producto en el mercado como consecuencia de la reputación de la marca o de su titular. De hecho, en su opinión sería incoherente tomar la reputación de la marca o de su titular como criterio de determinación del valor sustancial de la forma como causa de nulidad, por cuanto se debe evitar la nulidad de una forma que en sí misma no tiene atractivo. Asimismo, y tomando el criterio de la apreciación del público como causa del valor sustancial de la forma en el producto, si la característica distintiva que se pretende proteger es apreciada por el público, no se puede restringir la libre disponibilidad de dicha característica por el derecho de marca. Sin embargo, esta libre disponibilidad pudiera no ser permanente en la medida en que el mercado dejase de apreciar esa característica, por ejemplo por una familiarización de la misma, lo que justificaría la protección del derecho de marca.

¿Qué significa esta conclusión para Louboutin y la protección de su famosa suela roja? El criterio de la exclusión de la reputación de la marca y de su titular en el mercado, en el concepto del “valor sustancial” del producto, parecería una posible salida para el diseñador francés para tratar de mantener la protección de su signo. En la medida en que se justificara que la apreciación por el público de la característica suela roja es resultado del esfuerzo comercial y el marketing de Louboutin, el diseñador podría incidir en que dicho signo no ofrece un valor intrínseco al producto, sino que más bien identifica al diseñador francés, y es muestra de su reputación en el mercado. Es posible que el diseñador francés tenga una posible defensa justificando que el uso de la suela roja incide en su exclusiva reputación comercial y en el valor del calzado que produce. Aunque existe una posibilidad potencial, que no absoluta, de que la marca de Louboutin se declare finalmente nula, deberemos esperar cuáles son los fallos del Tribunal de Justicia y del órgano neerlandés remitente. En cualquier caso, estamos seguros de que la pugna por la famosa suela roja sólo acaba de empezar.

Por: Roger Quero Carrasco (SOL MUNTAÑOLA ABOGADOS)