El 28 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo dictó sentencia estimando parcialmente el recurso de casación interpuesto por Bakery Donuts Iberia S.A.U. (Bakery Donuts) contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en el procedimiento de apelación nº 463/2020, en un litigio sobre la protección de la marca notoria “Donut” frente al uso del término por parte de Atlanta Restauración Temática S.L. (Atlanta) en la comercialización de rosquillas bajo la marca “Redondoughts”.
Bakery Donuts es titular de la marca española “DONUT” desde 1962, así como de otras marcas registradas reconocidas como notorias y renombradas, como, por ejemplo, “DOGHNUTS” O “¿TE APETECE UN DÍA REDONDO? DONUTS”. En enero de 2017, Bakery Donuts interpuso una demanda contra Atlanta por infracción de marca y competencia desleal, alegando que la demandada comercializaba rosquillas bajo la marca “Redondoughts” y utilizaba el término “Donut” en su web, solicitando la cesación de dichos usos, indemnización por daños y perjuicios y otras medidas.
El Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, mediante sentencia nº 388/2019 de 30 de septiembre, desestimó íntegramente la demanda al no apreciar riesgo de confusión entre los signos dadas sus diferencias fonéticas y denominativas, confirmando que las marcas DOGHNUTS y “¿TE APETECE UN DÍA REDONDO? DONUTS” no se usaban en el mercado y que los públicos destinatarios eran distintos (consumidores, en el caso de Bakery, y profesionales, en el de Atlanta), por lo que, al no haber infracción marcaria, tampoco procedía la acción de competencia desleal. Asimismo, la Audiencia Provincial confirmó la sentencia en apelación, destacando que el término “Donut” era descriptivo y no podía fundamentar acciones marcarias, e impuso las costas a la apelante.
A la vista de lo anterior, Bakery Donuts interpuso un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En primer lugar, el Tribunal Supremo desestima el recurso extraordinario por infracción procesal al considerar que, en línea con la reiterada jurisprudencia y el artículo 477.5 LEC, solo se puede alegar error patente en la valoración de la prueba si es fáctico, evidente y verificable. En este caso, los errores son jurídicos, por lo que deben recurrirse en casación, no por infracción procesal.
Por otro lado, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación, corrigiendo así el criterio de la Audiencia Provincial. En relación con el artículo 37 de la Ley de Marcas, el Tribunal Supremo indica que, se desprende de la jurisprudencia, que para que un tercero pueda alegar estas limitaciones de los efectos de la marca y beneficiarse del imperativo de disponibilidad, es preciso, en primer lugar, que la indicación que realice de una marca ajena se refiera a alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero. En tales condiciones, cuando el uso es meramente descriptivo no existe infracción, en tanto que no se han menoscabado las funciones de la marca.
En este sentido, el Tribunal Supremo recuerda que el régimen de protección de las marcas notorias y renombradas exige valorar si el uso del signo por un tercero es leal respecto a los intereses legítimos del titular de la marca. E indica que, conforme a la jurisprudencia, se consideran conductas desleales frente al titular de la marca:
- el uso de la marca de forma que pueda dar la impresión de la existencia de un vínculo comercial;
- el uso que afecte al valor de la marca, mediante el aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o su renombre;
- el uso que desacredita o denigra la marca del titular;
- los usos que puedan implicar «un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada».
Así pues, el Tribunal Supremo analiza si el uso de “Donut” por Atlanta puede implicar per se un aprovechamiento indebido del renombre o notoriedad de las marcas Donut, con el consiguiente menoscabo de su carácter distintivo y de su renombre. El renombre de las marcas Donut de Bakery no se discute, por lo que el uso del mismo término por Atlanta puede implicar un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca, afectando su carácter distintivo y su notoriedad. Según la jurisprudencia del TJUE y la normativa europea, el titular de una marca renombrada tiene derecho a impedir usos que menoscaben sus funciones, no solo la esencial (indicar origen), sino también las de calidad, comunicación, inversión y publicidad. Así, el Tribunal Supremo indica que, en el caso de marcas renombradas, basta con que el público pertinente establezca un vínculo mental, lo que puede acarrear tres riesgos o perjuicios para la marca renombrada: dilución (pérdida de capacidad para identificar origen), pérdida de prestigio y parasitismo (beneficio injusto del atractivo de la marca).
Nuestra jurisprudencia exige, además del renombre, un carácter simbólico que permita explotar autónomamente esa reputación. El TJUE aclara que la ventaja desleal no depende del daño al titular, sino del beneficio obtenido por el tercero, salvo que exista justa causa (por ejemplo, uso descriptivo, buena fe previa al renombre o excepciones legales).
En este caso, la sentencia recurrida consideró descriptivo el término “donut” por su inclusión en el diccionario de la RAE, pero este lo recoge como “dónut”, con tilde y referencia a su origen marcario, lo que excluye la genericidad del artículo 35 LM. Se trata de una lexicalización, frecuente en marcas famosas, que no elimina su distintividad si se reconoce su origen. Además, Atlanta usó “Donut” (marca registrada), no “dónut”, y pudo emplear términos alternativos como “rosco” o “rosquilla”. Por ello, su actuación no fue leal, pues afecta al renombre y exclusividad de Bakery, y puede inducir vulgarización de la marca, no discutida en el proceso. Procede estimar los dos primeros motivos del recurso de casación.
En consecuencia, el Tribunal Supremo estima en parte la demanda, declara que Atlanta vulneró los derechos de marca de Bakery Donuts al utilizar el signo “Donut” en su página web y le condena a cesar en todo uso del signo “Donut” en el ámbito comercial de la bollería en España, desestimando el resto de pretensiones. No se impone indemnización coercitiva porque el término ya fue retirado, ni condena por competencia desleal, dado que esta normativa y la de propiedad industrial cumplen funciones distintas y no procede duplicar la protección.