El pasado 10 de julio de 2025 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en materia de nulidad de marcas. En concreto, Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.U. (Sánchez Romero Carvajal), titular de la marca de la Unión 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A., envió con fecha 3 de noviembre de 2016 un requerimiento extrajudicial a Embutidos Monells, S.A. (Embutidos Monells), instándole a renunciar al registro y uso de las marcas nacionales “5Ms” y “5Ps” (que había registrado en los meses de febrero y marzo de 2012, respectivamente), alegando similitud y conocimiento previo de la notoriedad de la marca “5J”.
En el requerimiento extrajudicial, Sánchez Romero Carvajal señaló tres cosas principales: (1) Que Embutidos Monells conocía la notoriedad de la marca “5J”, ya que previamente se le había denegado el registro de una marca similar (“5Cs”) por oposición de Sánchez Romero Carvajal; (2) Que las marcas “5Ms” y “5Ps” de Embutidos Monells eran análogas a ese signo “5Cs”; (3) Que existía la posibilidad de ejercitar una acción de nulidad contra las marcas “5Ms” y “5Ps” antes del 28 de febrero de 2017 y del 18 de marzo de 2017, respectivamente.
El 2 de noviembre de 2021, Sánchez Romero Carvajal presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante solicitando la nulidad de las marcas de Embutidos Monells. Fundamentó su acción en el artículo 59 del Reglamento 2017/1001 y el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, alegando que Embutidos Monells había actuado de mala fe al solicitar el registro de dichas marcas.
A su vez, Embutidos Monells alegó que, al haber transcurrido más de cinco años desde el registro y uso de sus marcas, y al haber sido tolerado dicho uso por Sánchez Romero Carvajal, la acción de nulidad estaba prescrita (“prescripción por tolerancia”) en base al artículo 61 del Reglamento 2017/1001 y al artículo 52, apartado 2, de la Ley 17/2001.
A la vista de lo anterior, el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
- Se pregunta si, cuando el titular de una marca anterior fija en un requerimiento extrajudicial un plazo concreto (que coincide con el plazo legal de cinco años) para ejercitar la acción de nulidad, queda vinculado por ese plazo y no puede demandar por nulidad después de su vencimiento, por haber generado confianza en el titular de la marca posterior (actos propios). Además, pregunta que si alegar solicitud de mala fe como causa de nulidad en un procedimiento posterior, con el fin de evitar la prescripción por tolerancia, sería contrario a la buena fe si ya se conocían todos los elementos de la mala fe al enviar el requerimiento.
- En caso de que la respuesta a la primera pregunta sea afirmativa, se pregunta si el hecho de que el titular de la marca anterior se haya opuesto activamente al registro de marcas de la Unión Europea similares (y que esas oposiciones hayan tenido éxito) puede considerarse un “esfuerzo razonable” para evitar la prescripción y mantener su derecho a ejercitar la acción de nulidad.
El Tribunal interpreta el artículo 9.1 de la Directiva 2008/95/CE y concluye que el titular de una marca anterior que, en un requerimiento extrajudicial, haya fijado una fecha límite para ejercitar la acción de nulidad (coincidente con el plazo de prescripción de cinco años), puede solicitar la nulidad de la marca posterior por mala fe incluso después de esa fecha, aunque ya conociera todos los elementos necesarios para considerar que la solicitud de registro se hizo de mala fe. A la vista de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.
Mediante esta sentencia, el Tribunal refuerza que la protección frente a registros solicitados de mala fe es prioritaria y que la prescripción por tolerancia no puede ser utilizada para proteger registros obtenidos de mala fe, aunque el titular de la marca anterior haya fijado un plazo para actuar y haya conocido la mala fe desde el principio.