Por el principio de agotamiento del derecho de marca, el titular no puede impedir que terceros usen una marca para productos que el propio titular o sus autorizados comercialicen con la misma en el Espacio Económico Europeo. Sin embargo, la aplicación de este principio de agotamiento no siempre es clara. ¿De qué modo debe producirse la comercialización de los productos? ¿En qué consiste la autorización en el uso de la marca?
Las recientes Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia, Paolo Mengozzi, del 12 de septiembre (Asunto C-291/16 Schweppes, S.A. v. Red Paralela, S.L.), suponen un paso más para esclarecer cómo funciona este principio en un contexto de importaciones paralelas.
—ANTECEDENTES—
Las marcas “SCHWEPPES”, mundialmente reconocidas en el mercado de tónicas, fueron propiedad de Cadbury Schweppes (hoy Orangina Schweppes Group) hasta el año 1999, cuando la empresa cedió a The Coca-Cola Company los derechos de explotación en varios países europeos, entre ellos el Reino Unido. La empresa ha mantenido la explotación en España, a través de su filial Schweppes International Ltd. (de ahora en adelante “Schweppes”).
Schweppes interpuso ante el Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona una demanda por infracción de marca contra Red Paralela, S.L., empresa que adquiría en el Reino Unido botellas de tónica designadas con la marca “SCHWEPPES” fabricadas por Coca-Cola, para su posterior importación a España. Según Schweppes, los actos de importación impedían a los consumidores españoles distinguir la procedencia empresarial de las botellas, constituyendo una infracción de sus derechos de marca en España.
Red Paralela alegó que la importación era resultado de un consentimiento tácito por parte de la matriz, que agota el derecho de marca, al existir vínculos económicos entre Schweppes y Coca-Cola: ambas compañías contribuyen a mantener una imagen global de la marca Schweppes, la demandante es titular de una página web vinculada con el sitio británico de Coca-Cola, y en la que reivindica el origen británico de la marca, además de promocionar sus productos en el Reino Unido a través de redes sociales, y finalmente ambas empresas son titulares de marcas “SCHWEPPES” en distintos Estados miembros, teniendo incluso suscritos acuerdos de licencias entre ellos.
El Juzgado decidió plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, cuestionando si el principio de agotamiento del derecho de marca, previsto en el derecho comunitario, es compatible con la importación paralela de productos designados por marcas de terceros; y si el principio puede invocarse cuando ambos titulares mantienen relaciones comerciales y económicas y una estrategia coordinada dirigida a potenciar una imagen de marca única y global.
—EL RAZONAMIENTO DEL ABOGADO GENERAL—
El Abogado General Sr. Mengozzi recuerda que por el principio de agotamiento, el titular de una marca “no puede, haciendo uso de su derecho de exclusividad, oponerse a la circulación posterior” de un producto designado por la misma. Este agotamiento se ha de producir por una venta efectiva posterior, derivada de un consentimiento expreso del titular, o incluso tácito en determinados casos. Refiriéndose a la doctrina del Tribunal, el Abogado General señala que el consentimiento alcanza “a la comercialización ulterior de los productos que llevan la marca”, siendo afectados por el agotamiento “determinados ejemplares del producto” que ya han sido objeto de una primera comercialización.
Remitiéndose a las Sentencias del Tribunal de 17 de octubre de 1990 (C-10/89, asunto HAG GF) y de 22 de junio de 1994 (C-9/93, asunto IHT), el Abogado General señala que el principio de agotamiento “opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados”. En este sentido, afirma que la fabricación de productos designados, bajo un control conjunto sobre de la calidad de los mismos, sería relevante para determinar una vinculación económica.
Para el presente caso, el Abogado General considera que las actuaciones de Coca-Cola y Schweppes “se inscriben en una estrategia que tiene por objeto preservar el valor capital de marca”, sin intención de generar confusión en el consumidor en cuanto al origen comercial. En este contexto, señala que el agotamiento del derecho de marca se produce “también cuando la fabricación y la comercialización de productos designados con marcas idénticas paralelas estén sometidas a una política y a una estrategia comerciales únicas llevadas a cabo por los titulares de estas marcas”. En consecuencia, el concepto de vinculación económica es amplio, pudiendo cubrir aquellas relaciones comerciales entre empresas que supongan un control único en la explotación de la marca.
Siguiendo este criterio de unicidad en el control, si dos o más titulares de marcas designando productos paralelos se ponen de acuerdo para ejercer un control conjunto de los signos, renunciarán a ejercer su ius prohibendi con respecto a los actos de importación de productos designados por el otro titular procedentes de Estados en los que goce éste último de protección marcaria. Dicho de otro modo: la importación de un producto designado por un titular de la marca, cuyo control es ejercido conjuntamente con otro titular, impide a este último prohibir la comercialización en su territorio de protección.
En palabras del Sr. Mengozzi, el control conjunto sobre la marca ha de suponer para sus titulares “la facultad de determinar directa o indirectamente los productos en los que se ha estampado la marca y controlar su calidad”, lo que además se identifica con la función esencial de identificar el origen empresarial de los productos o servicios designados. Concluye el Abogado General que el principio de agotamiento del derecho de marca no se puede excluir cuando “los titulares de marcas paralelas surgidas de la fragmentación de una marca única como consecuencia de una cesión territorialmente limitada puedan considerarse vinculados económicamente”, si ambos “coordinan sus políticas comerciales al objeto de ejercer un control conjunto sobre el uso de sus marcas respectivas”. Como fin último, el principio de agotamiento se invocaría en aras de impedir la compartición de mercados nacionales
—CONCLUSIONES—
De confirmarse en la Sentencia del Tribunal, las Conclusiones del Abogado General Sr. Mengozzi suponen un paso más en el desarrollo del principio de agotamiento del derecho de marca, en este caso en un contexto de importaciones paralelas. La principal novedad es la nueva definición de lo que se entiende como “vínculo económico”, adoptando un sentido más amplio que ahora incluiría el control conjunto para mantener el valor global de la marca.
En este sentido, el desarrollo de una estrategia comercial conjunta, como la que en opinión del Abogado General habrían adoptado Schweppes y Coca-Cola, con el objetivo de garantizar el valor y la imagen global de la marca “SCHWEPPES” en el mercado, puede constituir un vínculo económico entre titulares, que acredite su consentimiento en la comercialización inicial de productos designados por la marca. Una comercialización posterior de los productos, como podría ser su importación a otro Estado miembro, no podría ser prohibido por el titular de la marca en dicho país, al considerar que la adopción de la estrategia conjunta entre titulares es un consentimiento tácito en el uso de la marca, y por tanto cabrá aplicar el principio del agotamiento del derecho. En todo caso, deberemos estar atentos a si el Tribunal ratifica finalmente esta doctrina en su respuesta a la cuestión prejudicial.