El artículo 20.1c) del Reglamento CE 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, establece que el titular de un dibujo o modelo comunitario protegido no podrá ejercer sus derechos contra los actos realizados con fines de cita, siempre que los actos sean compatibles con los usos comerciales, no menoscaben la explotación normal del dibujo o modelo y se mencione su fuente.
La interpretación de este límite de cita no es siempre tan evidente, y en ocasiones su alcance puede ser imprevisible, como se ha demostrado con la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre de 2017 (Asuntos C-24/16 y C-25/16, Nintendo Co. Ltd. v. Big Ben Interactive), que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal de primera instancia de Düsseldorf).
—ANTECEDENTES—
La japonesa Nintendo es una de las compañías más exitosas en el mercado de videojuegos, siendo ampliamente conocidas sus consolas Game Boy, Nintendo DS o Nintendo Switch; o las franquicias de juegos de Super Mario, Donkey Kong o The Legend of Zelda. La compañía produce desde el año 2006 la consola Wii y sus juegos y accesorios, siendo conocida por los mandos inalámbricos y su innovadora tecnología de detección de movimientos en el espacio tridimensional. La empresa es titular de varios modelos y dibujos comunitarios registrados correspondientes a accesorios de la consola Wii: el propio mando inalámbrico, así como los accesorios “Nunchuck”, “Wii Motion Plus” y “Balance Board”.
Habitualmente, en el mercado de accesorios intervienen otros competidores, que comercializan dispositivos compatibles y con prestaciones similares a los del fabricante de la consola. En este sentido, la compañía francesa BigBen Interactive France fabricaba y comercializaba mandos inalámbricos y otros accesorios compatibles con la consola Wii, compitiendo con los productos de Nintendo, para su venta en Internet a usuarios de Francia, Bélgica y Luxemburgo, y a su filial BigBen Alemania, que los vendía a su vez a usuarios de Alemania y Austria. BigBen presentaba sus dispositivos en Internet, reproduciendo imágenes de productos —la propia consola Wii— correspondientes a dibujos y modelos registrados de Nintendo, informando de la compatibilidad de sus accesorios con la consola fabricada por la firma japonesa.
Nintendo demandó a BigBen ante el Landgericht Düsseldorf, por considerar que la comercialización de los productos compatibles infringía los derechos conferidos sobre sus dibujos y modelos comunitarios. Asimismo, la compañía japonesa consideraba que la demandada no tenía derecho a utilizar imágenes de productos correspondientes a estos dibujos y modelos protegidos para sus fines comerciales. El tribunal alemán declaró la infracción de los dibujos y modelos registrados de Nintendo, pero en cambio consideró que el uso de imágenes de productos correspondientes a los títulos registrados no constituía una infracción.
La compañía japonesa recurrió ante el Oberlandersgericht Düsseldorf, alegando que BigBen no tenía derecho a usar dichas imágenes para la comercialización de sus propios productos. La demandada replica que este uso estaría amparado en el límite de cita previsto en el Reglamento CE 6/2002. El tribunal de instancia alemán decidió plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, en el sentido de conocer si, en aplicación del límite de cita previsto en el artículo 20.1.c) del Reglamento, un tercero puede utilizar de forma lícita imágenes de productos correspondientes a diseños o modelos comunitarios, con la finalidad de hacer publicidad de productos propios que comercializa, y que serían accesorios a los primeros.
—EL RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA—
El Tribunal señala en su fallo que el límite de cita previsto en el artículo 20.1.c) del Reglamento solo puede invocarse “en el marco de una actividad comercial”, y que su finalidad es la de limitar los derechos sobre el dibujo o modelo registrado, en beneficio de quien lo reproduzca para ofrecer explicaciones o comentarios propios. En este sentido, el Tribunal se remite al considerando 10 del Reglamento, que prescribe que la protección del dibujo o modelo para una función técnica no debe obstaculizar la innovación tecnológica ni la interoperabilidad de productos de fabricaciones diferentes.
Por ello, el Tribunal argumenta que impedir a un creador de nuevos productos destinados a ser compatibles con otros existentes correspondientes a derechos registrados, y en particular utilizar imágenes de los productos correspondientes a dichos títulos, para comercializar lícitamente productos propios, demostrando el uso conjunto y la compatibilidad entre ambos, “podría desincentivar la innovación” que el Reglamento pretende con la protección de los dibujos y diseños comunitarios. En consecuencia, el Tribunal resuelve que la reproducción de imágenes de productos correspondientes a dibujos y modelos comunitarios, para fines de demostración de compatibilidad y de comercialización lícita de productos, constituye un acto de cita a efectos del artículo 20.1.c) del Reglamento 6/2002.
Asimismo, el Tribunal reitera que, para estimar el límite de cita, deben producirse cumulativamente tres requisitos: i) compatibilidad del acto de reproducción con los usos comerciales, ii) inexistencia de perjuicio indebido en la explotación del dibujo o modelo protegido, y iii) mención de la fuente del título reproducido.
Sobre el primer requisito, el Tribunal señala que los usos comerciales incluyen aquellas “prácticas leales en materia industrial o comercial” y, con base en la jurisprudencia comunitaria de marcas, afirma que la compatibilidad con estas prácticas exige la obligación de lealtad de quien reproduce con los intereses del titular del dibujo o modelo protegido. Una reproducción no será compatible con los usos comerciales si se produce en el consumidor la impresión de vínculo comercial entre el titular y el infractor, si el tercero infringe los derechos exclusivos del titular en la explotación comercial, o si el infractor se aprovecha indebidamente de la reputación comercial del titular.
Con respecto al segundo y tercer requisitos, el Tribunal advierte que la reproducción a efectos de cita solo servirá como límite si no afecta negativamente a los intereses económicos del titular en la normal explotación de sus dibujos o modelos; y que la mención de la fuente del dibujo o modelo reproducido ha de permitir “a un consumidor informado y razonablemente atento y perspicaz” identificar el origen empresarial del producto identificado en la imagen. En cualquier caso, el juzgador comunitario recuerda que corresponde a los tribunales nacionales valorar la concurrencia de estos requisitos a efectos de estimar el límite de la cita.
—CONCLUSIONES—
La Sentencia del Tribunal de Justicia nos ofrece una nueva aplicación del límite de cita en la protección del dibujo o modelo comunitario, previsto en el artículo 20.1c) del Reglamento CE 6/2002: la reproducción de imágenes de productos correspondientes a dichos títulos protegidos, para fines comerciales lícitos y de demostración de la compatibilidad de uso entre productos propios y los reproducidos, puede ser un acto de reproducción a efectos de cita que no infringe los derechos del titular del dibujo o modelo comunitario.
Esta resolución es relevante, porque la utilización por un tercero de reproducciones de modelos singulares protegidos para promocionar y comercializar productos propios, es una práctica habitual en el mercado. Sin embargo, no toda reproducción comercial de productos correspondientes a títulos protegidos, será lícita ni lesiva de derechos, ni por tanto será un límite de cita. Valorar lo que es límite de cita de lo que no es, será una decisión que los tribunales nacionales deberán dirimir, de acuerdo con la forma en que se realice la reproducción, y a los efectos económicos que pueda producir al titular. En cualquier caso, la Sentencia del Tribunal de Justicia es inédita, porque interpreta en un nuevo ámbito las condiciones por las que, con finalidades meramente comerciales y a efectos de ilustrar la compatibilidad entre productos, se pueden reproducir de forma inocua derechos de propiedad industrial. Deberemos estar pendientes de si esta nueva aplicación del límite de cita tiene continuidad doctrinal en la protección del diseño industrial.