TJUE fija el estándar de originalidad en el diseño de muebles: casos Mio y USM Haller
Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB y Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag (C‑580/23)
USM U. Schärer Söhne AG y Konektra GmbH, LN (C‑795/23)
Un doble caso de derecho del diseño en donde la originalidad juega -de nuevo-, un papel estelar, abordado por el Tribunal de Justicia que -una vez más-, nos explica que se trata de un concepto autónomo del derecho de la Unión, tratando de concretar cómo se aprecia dicha originalidad, con escaso éxito.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve en esta sentencia dos cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales de Suecia y Alemania que surgen en el contexto de dos litigios: el primero, entre las empresas suecas Mio AB, Mio e-handel AB y Mio Försäljning AB (Mio) y Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag (Asplund); y, el segundo, entre la empresa suiza USM U. Schärer Söhne AG (USM) y la alemana konektra GmbH (Konektra). Ambos casos giran en torno a presuntas infracciones de derechos de autor relacionadas con obras aplicadas a la industria, en concreto, sobre diseños de muebles, y tienen por objeto la interpretación de los artículos 2 a 4 de la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de los derechos de autor en la sociedad de la información.
Asunto C‑580/23
En primer lugar, Asplund, empresa sueca dedicada al diseño y fabricación de muebles para el hogar, demandó a Mio, empresa dedicada a la venta al por menor de mobiliario y de artículos para el hogar, por considerar que las mesas de la serie “Cord” presentaban grandes similitudes con sus mesas “Palais Royal”. Alegó que estas estaban protegidas por derechos de autor como obras de artes aplicadas. El tribunal de primera instancia estimó la demanda interpuesta por Asplund, reconociendo la protección de las “Palais Royal” y declarando la infracción por parte de Mio, que recurrió la decisión.
El tribunal de apelación sueco, al revisar el caso, planteó dudas sobre los criterios para determinar la originalidad de un objeto de artes aplicadas y su protección como “obra” conforme a la Directiva 2001/29. El tribunal señaló que, si bien la originalidad exige que el objeto refleje la personalidad del autor mediante decisiones libres y creativas no impuestas por limitaciones técnicas, esta podría existir aun con ciertas restricciones técnicas.
No obstante, ante la falta de claridad sobre cómo concretar esta apreciación y qué factores deben considerarse para verificar si un objeto cumple dicho requisito, el tribunal decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales. El objetivo era clarificar la interpretación del concepto de “obra” en el ámbito de las artes aplicadas según la Directiva 2001/29, definiendo los criterios para valorar la originalidad —si debía atenderse al proceso creativo o al resultado final, y la relevancia de elementos como la inspiración, el uso de formas comunes o la existencia de objetos similares—, así como establecer pautas para determinar la infracción, precisando si bastaba la impresión general o era necesaria la reproducción reconocible de elementos creativos, y cuál es la incidencia del grado de originalidad y de la existencia de creaciones independientes. En concreto, se plantearon las siguientes preguntas:
- Para apreciar si un objeto de artes aplicadas merece, como obra, la amplia protección que confieren los derechos de autor previstos en los artículos 2 a 4 de la Directiva [2001/29] ¿Cómo debe realizarse el examen de la cuestión de si el objeto refleja la personalidad del autor, manifestando sus decisiones libres y creativas? ¿Qué factores deben o deberían tenerse en cuenta? En este contexto, se plantea concretamente la cuestión de si el examen de la originalidad debe basarse en factores relativos al proceso creativo y a la presentación de las decisiones que haya adoptado efectivamente el autor al crear el objeto o en factores relativos al objeto en sí mismo y al resultado final del proceso creativo y a si el propio objeto pone de manifiesto un logro artístico.
- Para responder a la primera cuestión y a la cuestión de si un objeto de artes aplicadas refleja la personalidad del autor, manifestando sus decisiones libres y creativas, ¿qué relevancia tiene el hecho de que:
- el objeto esté compuesto por elementos que se encuentran en el acervo general de los dibujos y modelos,
- el objeto desarrolle dibujos o modelos ya conocidos y constituya una variación de estos o de una tendencia actual en el diseño,
- se hayan creado objetos idénticos o similares antes o —con independencia y sin conocimiento del objeto de artes aplicadas de que se afirma que disfruta de protección como obra— después de la creación del objeto de que se trate?
- ¿Cómo debe realizarse la apreciación de la similitud —y qué nivel de similitud se requiere— cuando se examina si un objeto de artes aplicadas supuestamente infractor […] está incluido en el ámbito de protección de una obra e infringe el derecho exclusivo sobre la obra que, en virtud de los artículos 2 a 4 de la Directiva [2001/29], corresponde al autor? En este contexto, se plantea concretamente si el examen debe centrarse en si la obra es reconocible en el objeto supuestamente infractor o en si el objeto supuestamente infractor da la misma impresión general que la obra, o, de no ser así, en qué otros aspectos debe centrarse el examen.
- Para responder a la tercera cuestión y a la cuestión de si un objeto de artes aplicadas supuestamente infractor […] está incluido en el ámbito de protección de una obra e infringe el derecho exclusivo sobre la obra, ¿qué relevancia tiene:
- el grado de originalidad de la obra respecto al ámbito de protección de la obra,
- el hecho de que la obra y el objeto de artes aplicadas supuestamente infractor […] estén compuestos por elementos que se encuentran en el acervo general de los dibujos y modelos o desarrollen dibujos o modelos ya conocidos y constituyan variaciones de estos o de una tendencia actual en el diseño,
- el hecho de que se hayan creado otros objetos idénticos o similares antes o —con independencia y sin conocimiento de la obra— después de la creación de esta?»
Asunto C‑795/23
Por otro lado, la empresa suiza USM, creadora del sistema modular de muebles “USM Haller”, demandó a la alemana Konektra por infracción de derechos de autor y competencia desleal. Konektra inicialmente se dedicaba a vender recambios compatibles para el sistema USM Haller, pero en 2018, amplió su actividad ofreciendo todos los componentes necesarios para el ensamblaje completo de los muebles USM Haller, junto con servicios de montaje e instrucciones, lo que llevó a USM a demandarla. El tribunal de primera instancia estimó la demanda, pero el tribunal superior alemán la desestimó, al considerar que el sistema USM Haller no era una obra de artes aplicadas protegida por los derechos de autor de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE (en particular, de las sentencias de 12 de septiembre de 2019, Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721), y de 11 de junio de 2020, Brompton Bicycle (C‑833/18, EU:C:2020:461)).
El Tribunal Supremo Federal alemán, ante el recurso de ambas partes, suspendió el procedimiento y planteó al TJUE una serie de cuestiones para aclarar la interpretación del concepto de originalidad en obras de artes aplicadas. En particular, preguntó si existía una relación de regla-excepción entre la protección por derechos de autor y la de dibujos y modelos que implicase exigir un estándar más estricto; si debía considerarse el punto de vista subjetivo del autor y la conciencia en la adopción de decisiones libres y creativas; y si podían valorarse circunstancias posteriores a la creación, como la exhibición en museos o el reconocimiento especializado, al examinar la originalidad. En concreto, se plantearon las siguientes cuestiones prejudiciales:
- En el caso de las obras de artes aplicadas, ¿existe entre la protección de los dibujos y modelos y la de los derechos de autor una relación de regla-excepción, de tal manera que, al examinar la originalidad de dichas obras desde el prisma de los derechos de autor, se deban imponer exigencias más estrictas a las decisiones libres del creador que para otros tipos de obras?
- Al examinar la originalidad desde el prisma del derecho de autor, ¿se ha de atender (también) al punto de vista subjetivo del creador respecto al proceso creativo y, en particular, debe este adoptar las decisiones libres y creativas de forma consciente para que se puedan considerar decisiones libres y creativas a efectos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
- En caso de que el examen de la originalidad deba atender principalmente a si la obra expresa objetivamente una producción artística: ¿es posible también recurrir, para este examen, a circunstancias sobrevenidas posteriormente al momento de generación del diseño, siendo este el determinante para valorar la originalidad, como por ejemplo la presentación del diseño en exposiciones de arte o museos o su reconocimiento en los círculos especializados?»
Pronunciamiento del TJUE
- Primera cuestión prejudicial (C‑795/23): relación entre derechos de autor y dibujos/modelos
Pues bien, esta cuestión prejudicial plantea si, al amparo de la Directiva 2001/29, existe una relación de regla‑excepción entre la protección de los dibujos y modelos y la de los derechos de autor, que obligue a exigir un estándar más estricto de originalidad para las obras de artes aplicadas.
Recordemos que esta pregunta traería causa de la vieja regla que exigía para los modelos y dibujos industriales, lo que se denominaba, una “Altura Artística” reforzada, frente a una obra de autor. Es decir, más arte que industria en el objeto a beneficiarse por este doble régimen protector. Lo artístico, hace tiempo que fue desterrado del universo del derecho de autor, pero hay quien sigue buscándolo, y no sin razones, como veremos, pues sin ese tipo de criterios -de otra parte tan subjetvos-, se hace muy difícil localizar la originalidad requerida.
El TJUE rechaza esa tesis y recuerda que el concepto de “obra” del art. 2.a) de la Directiva 2001/29 es una noción autónoma y uniforme en la UE que exige la concurrencia de dos elementos: (i) originalidad — en el sentido de que constituye una creación intelectual propia que refleje la personalidad del autor mediante decisiones libres y creativas no impuestas por limitaciones técnicas— y (ii) expresión identificable y objetiva de esa creación intelectual.
Por su parte, la protección de dibujos y modelos (derivada de la Directiva 98/71 y del Reglamento n.º 6/2002)) se basa en criterios objetivos de novedad y singularidad, evaluados frente a diseños anteriores. Esta protección busca salvaguardar objetos nuevos y funcionales, concebidos para producción en serie, durante un tiempo limitado que permita recuperar la inversión sin restringir excesivamente la competencia.
Por el contrario, la protección por derechos de autor tiene una duración mucho mayor y se reserva para obras que reflejan la impronta personal del autor. Ambas protecciones persiguen fines distintos y no deben menoscabar la eficacia de cada régimen. No existe vínculo automático entre ambas ni relación de regla-excepción: los requisitos son diferentes (novedad y singularidad vs. originalidad).
El TJUE señala que ambas protecciones no se excluyan entre sí, y puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto de forma limitada, es decir, cuando el autor cree una obra única que lleve la impronta de su personalidad, la cual se protegerá conforme a la Directiva 2001/29. Por tanto, procede considerar que un dibujo o modelo puede calificarse como "obra", si concurren los requisitos de originalidad y creación intelectual del autor. A la vista de lo anterior, el TJUE concluye que no existe una relación de regla-excepción entre la protección de los dibujos y modelos y la de los derechos de autor, y, por lo tanto, no se exige un estándar más estricto de originalidad para las artes aplicadas; basta con cumplir los requisitos de originalidad y expresión identificable de la creación intelectual.
Cabe apuntar que la originalidad es un concepto cercano al del embarazo, o lo estás o no lo estás. Un objeto no puede ser un poco o muy original. O lo es o no lo es.
- Primera y segunda cuestión prejudicial del asunto C‑580/23 y segunda y tercera del asunto C‑795/23 - Cuestiones sobre originalidad
Las cuestiones prejudiciales se centran en cómo interpretar el concepto de “obra” en las artes aplicadas bajo los artículos 2.a), 3.1 y 4.1 de la Directiva 2001/29 y qué criterios deben aplicarse para valorar la originalidad. El TJUE aclara que la originalidad exige que el objeto refleje la personalidad del autor mediante decisiones libres y creativas; si la forma está dictada por limitaciones técnicas, ergonómicas, de seguridad o por normas sectoriales que eliminen la libertad de elección, no hay obra. En este sentido, el TJUE recuerda que un objeto que cumpla el requisito de originalidad puede disfrutar de la protección del derecho de autor, aunque su realización haya venido parcialmente determinada por consideraciones técnicas, siempre que esa determinación no haya impedido a su autor reflejar su personalidad en este, manifestando decisiones libres y creativas.
Asimismo, indica que la apreciación debe basarse en el objeto mismo y en las decisiones expresadas en su forma, no en ideas ni en la mera intención del autor. En cualquier caso, un efecto estético o artístico relevante no basta para acreditar originalidad. Factores como el uso de formas comunes, la inspiración en modelos previos, la existencia de creaciones similares o el reconocimiento posterior no son determinantes ni necesarios, aunque pueden tenerse en cuenta.
En definitiva, constituye “obra” el objeto que lleva la impronta personal del autor y manifiesta decisiones libres y creativas visibles, mientras que las decisiones dictadas por exigencias técnicas o que no aportan singularidad no cumplen el requisito de originalidad. Concluye pues que, para que un objeto de artes aplicadas sea considerado “obra” protegida, debe reflejar la personalidad del autor mediante decisiones libres y creativas, no impuestas por limitaciones técnicas.
Aquí el Tribunal explica con claridad lo que no es. Es mucho más fácil que explicar lo que sí es. Las preguntas que efectuaba el Tribunal Sueco eran sin duda precisas y extensas ¿Cómo debe realizarse el examen de la cuestión de si el objeto refleja la personalidad del autor, manifestando sus decisiones libres y creativas? ¿Qué factores deben o deberían tenerse en cuenta? El TJUE repite por enésima vez que la originalidad de localizarse en las decisiones libres y creativas que reflejen la personalidad del autor, de forma que nos devuelve a la pregunta: De acuerdo, pero sigue sin responder a cómo debe realizarse ese examen para validar la proyección de la personalidad del autor sobre la obra.
- Tercera y cuarta cuestión prejudicial del asunto C‑580/23 - Cuestiones sobre infracción
Las cuestiones prejudiciales se refieren a los criterios para determinar la existencia de una infracción de derechos de autor en obras de artes aplicadas. En primer lugar, el TJUE recuerda que, en el ámbito de los derechos de autor, la infracción es la consecuencia de la utilización de una obra sin la autorización de su autor. Así pues, señala que, para declarar la existencia de una infracción de derechos de autor, es necesario que el objeto supuestamente infractor incorpore de forma reconocible elementos creativos originales de la obra protegida sin autorización, aunque sean partes menores.
Asimismo, indica que, para declarar una infracción, no basta con la impresión visual general ni el grado de originalidad de la obra. Es necesario comprobar si el objeto infractor incorpora de forma reconocible elementos creativos originales de la obra protegida. La mera posibilidad de creaciones similares no excluye la protección. En cuanto a las fuentes de inspiración común de los dos objetos en conflicto, señala que, cuando los dos objetos en cuestión se inspiran en una misma obra o en un dibujo o modelo anterior, solo los "nuevos" elementos creativos serán originales en la obra derivada y solo la reproducción de estos nuevos elementos constituirá una posible infracción de los derechos de autor. Además, aclara que el mero hecho de seguir la misma corriente artística que el autor de una obra anterior no constituye tal infracción en ausencia de incorporación de elementos creativos concretamente identificables de esa obra anterior.
A la vista de lo anterior, el TJUE concluye que, para declarar la existencia de una infracción de los derechos de autor, hay que determinar si se reconocen en el objeto supuestamente infractor elementos creativos de la obra protegida. Así pues, la posibilidad de una creación similar no puede justificar la denegación de la protección.
La sentencia refuerza el criterio de que la protección por derechos de autor de los objetos de artes aplicadas no está sujeta a requisitos más estrictos que para otras obras. La clave es la originalidad, entendida como la expresión de la personalidad del autor a través de decisiones libres y creativas, y no la mera novedad o singularidad. Para apreciar la infracción, debe comprobarse la reproducción reconocible de elementos creativos, no la simple similitud visual. Esta doctrina unifica el estándar de protección en la Unión Europea y aporta seguridad jurídica tanto a creadores como a operadores del mercado del diseño.
Nuestra conclusión
Sin duda una panorámica clarificadora en cuanto a la relación entre ambos mundos, el del derecho del diseño y el del derecho de autor, pero seguimos sin saber cómo evaluar cuándo hay expresión de la personalidad del autor ni qué decisiones libres y creativas pueden conformar ese reflejo de la personalidad. En derecho de autor nos pasa como a San Agustín con el tiempo: ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quisiera explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé.
Pues eso ¿Qué es la originalidad? La intuimos, pero si queremos explicarla o describirla, no podemos hacerlo sin echar mano de todo aquello que queremos expulsar del concepto: el mérito, el arte, la belleza, la complejidad o, incluso, el precio.
